日本乙公司無償授權台灣子公司專利權後,還能對侵權人求償嗎?

美國甲公司在台灣獲准X發明專利權後,先將該專利讓與亞洲企業總部子公司之日本乙公司,其後再由日本乙公司將X專利權之所有權利,以無償方式專屬授權予在台子公司一台灣丙公司。經查,丁未得美國甲公司、日本乙公司或台灣丙公司之同意而實施X發明,並獲利新台幣兩億元。請問:日本乙公司能否對丁主張專利權侵害之損害賠償?如何計算?

AI 答覆

壹、案件摘要

美國甲公司於台灣取得X發明專利權後,將該專利權讓與日本乙公司,嗣後日本乙公司再以無償方式將X專利權「專屬授權」予台灣丙公司。丁未經授權實施X發明,獲利新台幣兩億元。本案爭點為日本乙公司作為專利權人,在已為專屬授權之情形下,能否對侵權人丁主張損害賠償及其計算方式。

貳、法律分析

一、專利權人之權利主體地位

依專利法第58條第1項規定:「發明專利權人除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」本案中:

  • 日本乙公司為專利權人:經美國甲公司讓與後,日本乙公司已取得X專利權之完整所有權,應為適格之權利主體。
  • 專利權讓與之對抗要件:依專利法第62條第1項規定:「發明專利權之讓與、信託、繼承、授權實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」本案假設已完成登記程序,日本乙公司之專利權人地位應可對抗第三人。

二、專屬授權之法律效果

(一)專屬授權之意義與效力

依專利法第62條第3項規定:「專屬被授權人在被授權範圍內,排除發明專利權人及第三人實施該發明。」專屬授權具有以下特性:

  1. 排他性:被授權人在授權範圍內享有排他實施權
  2. 排除專利權人:專利權人自己亦不得在授權範圍內實施
  3. 準物權性質:專屬被授權人地位類似於專利權人

(二)本案專屬授權之範圍

本案日本乙公司將X專利權之「所有權利」以專屬授權方式授權台灣丙公司,若授權範圍涵蓋全部實施權且無地域、時間限制,則:

  • 台灣丙公司在台灣地區應享有完整之專屬實施權
  • 日本乙公司雖保有專利權所有權,但實施權能已受限制

三、專利權人之損害賠償請求權

(一)專利權人之請求權基礎

依專利法第96條第1項規定:「發明專利權人對於侵害其專利權者,得請求損害賠償。」專利權人原則上享有損害賠償請求權。

(二)專屬授權對請求權之影響

關鍵爭點:專利權人在為專屬授權後,是否仍得獨立行使損害賠償請求權?

  1. 肯定說(專利權人仍得請求)
  • 專利權人仍為權利主體,專屬授權僅限制實施權能
  • 專利法第96條並未排除已為專屬授權之專利權人
  • 專利權人財產權益仍受侵害影響
  1. 否定說(專利權人不得請求)
  • 專屬授權已將實施權完全移轉,專利權人無實際損害
  • 避免雙重請求,保護侵權人之利益
  • 專屬被授權人依專利法第96條第2項得獨立行使請求權
  1. 實務見解傾向
  • 最高法院實務認為,專屬被授權人在授權範圍內享有類似專利權人之地位
  • 專利權人在專屬授權範圍內,因已無實施可能,原則上難以主張實際損害

(三)本案分析

本案情形特殊之處在於:

  1. 無償授權:日本乙公司未收取授權金,未因授權獲得對價
  2. 母子公司關係:日本乙公司與台灣丙公司為母子公司關係
  3. 集團內部安排:此授權安排可能係基於企業集團內部營運考量

法律評價

  • 雖為無償授權,但專屬授權之法律效果不因有償或無償而異
  • 日本乙公司既已為專屬授權,在授權範圍內已無實施權能
  • 侵權行為直接影響者應為台灣丙公司之專屬實施權
  • 日本乙公司之損害較為間接(如影響專利價值、授權策略等)

四、專屬被授權人之訴訟地位

依專利法第96條第2項規定:「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者,從其約定。」

  1. 台灣丙公司得獨立請求:作為專屬被授權人,台灣丙公司應得獨立對丁主張損害賠償
  2. 請求權不以專利權人同意為必要:專屬被授權人享有獨立之訴訟實施權

五、損害賠償之計算方式

假設有權利主體(無論為日本乙公司或台灣丙公司)對丁主張損害賠償,依專利法第97條第1項,得擇一計算:

(一)第一款:民法第216條規定

計算方式:所受損害 + 所失利益

依民法第216條規定:「損害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形,或依已定之計劃、設備或其他特別情事,可得預期之利益,視為所失利益。」

  1. 所受損害:因侵權行為所生之積極損害
  • 例如:為調查侵權行為所支出之費用、訴訟費用等
  1. 所失利益
  • 若權利人有實施專利:實施專利權通常所可獲得之利益 - 受害後實施同一專利權所得之利益
  • 本案台灣丙公司若有實施,可採此方式計算

適用評估

  • 需證明實際損害,舉證責任較重
  • 適合有實際實施專利之情形

(二)第二款:侵害人所得利益

計算方式:侵害人因侵害行為所得之利益

  • 本案丁獲利新台幣兩億元
  • 若丁不能就其成本或必要費用舉證,以銷售該項物品全部收入為所得利益
  • 可能賠償金額:最高新台幣兩億元

適用評估

  • 舉證相對容易,僅需證明侵權人之獲利
  • 侵權人需就成本費用負舉證責任
  • 本案最有利之計算方式

(三)第三款:零售單價倍數法

計算方式

  • 查獲侵權物品零售單價 × 1,500倍以下
  • 若查獲超過1,500件,以總價定賠償金額

適用評估

  • 適用於查獲侵權物品之情形
  • 本案未提及查獲物品數量,較難適用

(四)第四款:合理權利金

計算方式:相當於授權實施該發明專利所得收取之合理權利金數額

  • 參考市場上類似專利之授權金行情
  • 考量專利之技術價值、市場規模等因素
  • 通常為侵權人營業額之一定比例(如3%-10%)

本案計算

  • 若以丁獲利兩億元為基準
  • 假設合理權利金率為5%-10%
  • 可能賠償金額:新台幣1,000萬元至2,000萬元

適用評估

  • 舉證相對容易
  • 金額較為合理,法院接受度高
  • 適合無實際實施或難以證明實際損害之情形

(五)故意侵權之懲罰性賠償

依專利法第97條第2項規定:「依前項規定,侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

本案適用

  • 若能證明丁明知X專利存在而故意侵權
  • 可請求最高三倍之懲罰性賠償
  • 若採第二款計算,最高可達新台幣六億元

六、結論

日本乙公司對丁主張損害賠償之可能性:

(一)原則:請求權受限

基於以下理由,日本乙公司獨立主張損害賠償可能有相當困難:

  1. 實施權能已移轉:專屬授權使日本乙公司在授權範圍內喪失實施可能
  2. 無直接損害:未實際實施專利,難以證明具體財產損害
  3. 無償授權:未收取授權金,無授權金收入損失
  4. 專屬被授權人為適格主體:台灣丙公司應為更適當之請求權人

(二)例外:可能主張之損害

日本乙公司仍可能主張以下損害:

  1. 專利價值減損:侵權行為導致專利市場價值降低
  2. 未來授權機會損失:影響對第三人之授權可能性
  3. 商譽損害:若侵權產品品質不佳,影響專利聲譽

惟此類損害之舉證困難度高,且金額計算不易。

參、處理建議

一、對日本乙公司之建議

(一)評估訴訟可行性

  1. 審慎評估請求權基礎
  • 在已為專屬授權之情形下,獨立主張損害賠償可能有相當法律風險
  • 建議先諮詢專利訴訟專業律師,評估勝訴可能性
  1. 考量實際損害之舉證
  • 若無實際實施專利,難以證明具體營業損失
  • 專利價值減損、商譽損害等抽象損害舉證困難

(二)替代方案

方案一:由台灣丙公司主張權利

  • 台灣丙公司為專屬被授權人,享有獨立請求權
  • 直接受侵權行為影響,損害舉證較為容易
  • 日本乙公司可透過母子公司關係間接受償

方案二:與台灣丙公司共同訴訟

  • 依專利法第96條第1項、第2項,專利權人與專屬被授權人得分別請求
  • 共同起訴可強化訴訟力量
  • 惟須注意避免重複請求同一損害

方案三:修改授權契約

  • 在授權契約中明定侵權損害賠償之分配機制
  • 約定台灣丙公司取得賠償後,應分配予日本乙公司之比例
  • 或約定台灣丙公司有義務對侵權行為提起訴訟

二、訴訟策略建議

(一)損害賠償計算方式之選擇

建議採用第二款(侵害人所得利益)

  • 丁已獲利兩億元,金額明確
  • 舉證相對容易
  • 可獲得最高賠償金額

輔以第四款(合理權利金)

  • 作為備位請求
  • 若法院認為第二款舉證不足,仍可依第四款判賠

(二)主張故意侵權

若能證明丁明知專利存在而故意侵權,應主張懲罰性賠償,以提高賠償金額。

(三)訴訟時效注意

依專利法第96條第4項規定,損害賠償請求權自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自有侵權行為時起,逾十年者亦同。應注意時效問題,及時提起訴訟。

三、短期建議

  1. 確認授權契約內容
  • 檢視日本乙公司與台灣丙公司間之授權契約
  • 確認是否有侵權損害賠償之約定
  • 確認授權範圍是否涵蓋全部實施權
  1. 蒐集侵權證據
  • 調查丁之侵權行為態樣
  • 蒐集丁之獲利證據
  • 保全侵權產品樣本
  1. 評估訴訟主體
  • 建議由台灣丙公司作為主要原告
  • 日本乙公司可考慮是否參與訴訟

四、中長期建議

  1. 修改授權契約
  • 明定侵權損害賠償之處理機制
  • 約定賠償金之分配比例
  • 建立侵權通報及處理程序
  1. 建立專利管理制度
  • 定期監控市場侵權情形
  • 建立專利侵權預警機制
  • 強化集團內部專利管理協調
  1. 考量和解可能性
  • 評估訴訟成本與時間
  • 與丁協商和解條件
  • 可考慮授權方式解決爭議

肆、結論

考量日本乙公司已將X專利權以專屬授權方式授權予台灣丙公司,在授權範圍內,日本乙公司之實施權能已受限制,直接受侵權行為影響者應為台灣丙公司。因此,建議由台灣丙公司作為主要請求權人,對丁主張損害賠償。

關於損害賠償之計算,建議採用專利法第97條第1項第2款(侵害人所得利益)為主要計算方式,以丁獲利新台幣兩億元為基準;並輔以第4款(合理權利金)作為備位請求。若能證明丁係故意侵權,可依專利法第97條第2項主張懲罰性賠償,最高可達已證明損害額之三倍。

日本乙公司可透過修改授權契約,明定侵權損害賠償之分配機制,或與台灣丙公司共同提起訴訟,以維護其權益。惟實際處理仍應視具體情況調整,並諮詢合格律師進行詳細評估。

本意見書僅供參考,實際個案仍應依具體事實及最新法令為判斷。

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