美國甲公司在台灣獲准X發明專利權後,先將該專利讓與亞洲企業總部子公司之日本乙公司,其後再由日本乙公司將X專利權之所有權利,以無償方式專屬授權予在台子公司一台灣丙公司。經查,丁未得美國甲公司、日本乙公司或台灣丙公司之同意而實施X發明,並獲利新台幣兩億元。請問:日本乙公司能否對丁主張專利權侵害之損害賠償?如何計算?
美國甲公司於台灣取得X發明專利權後,將該專利權讓與日本乙公司,嗣後日本乙公司再以無償方式將X專利權「專屬授權」予台灣丙公司。丁未經授權實施X發明,獲利新台幣兩億元。本案爭點為日本乙公司作為專利權人,在已為專屬授權之情形下,能否對侵權人丁主張損害賠償及其計算方式。
依專利法第58條第1項規定:「發明專利權人除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」本案中:
依專利法第62條第3項規定:「專屬被授權人在被授權範圍內,排除發明專利權人及第三人實施該發明。」專屬授權具有以下特性:
本案日本乙公司將X專利權之「所有權利」以專屬授權方式授權台灣丙公司,若授權範圍涵蓋全部實施權且無地域、時間限制,則:
依專利法第96條第1項規定:「發明專利權人對於侵害其專利權者,得請求損害賠償。」專利權人原則上享有損害賠償請求權。
關鍵爭點:專利權人在為專屬授權後,是否仍得獨立行使損害賠償請求權?
本案情形特殊之處在於:
法律評價:
依專利法第96條第2項規定:「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者,從其約定。」
假設有權利主體(無論為日本乙公司或台灣丙公司)對丁主張損害賠償,依專利法第97條第1項,得擇一計算:
計算方式:所受損害 + 所失利益
依民法第216條規定:「損害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形,或依已定之計劃、設備或其他特別情事,可得預期之利益,視為所失利益。」
適用評估:
計算方式:侵害人因侵害行為所得之利益
適用評估:
計算方式:
適用評估:
計算方式:相當於授權實施該發明專利所得收取之合理權利金數額
本案計算:
適用評估:
依專利法第97條第2項規定:「依前項規定,侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」
本案適用:
日本乙公司對丁主張損害賠償之可能性:
基於以下理由,日本乙公司獨立主張損害賠償可能有相當困難:
日本乙公司仍可能主張以下損害:
惟此類損害之舉證困難度高,且金額計算不易。
方案一:由台灣丙公司主張權利
方案二:與台灣丙公司共同訴訟
方案三:修改授權契約
建議採用第二款(侵害人所得利益):
輔以第四款(合理權利金):
若能證明丁明知專利存在而故意侵權,應主張懲罰性賠償,以提高賠償金額。
依專利法第96條第4項規定,損害賠償請求權自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自有侵權行為時起,逾十年者亦同。應注意時效問題,及時提起訴訟。
考量日本乙公司已將X專利權以專屬授權方式授權予台灣丙公司,在授權範圍內,日本乙公司之實施權能已受限制,直接受侵權行為影響者應為台灣丙公司。因此,建議由台灣丙公司作為主要請求權人,對丁主張損害賠償。
關於損害賠償之計算,建議採用專利法第97條第1項第2款(侵害人所得利益)為主要計算方式,以丁獲利新台幣兩億元為基準;並輔以第4款(合理權利金)作為備位請求。若能證明丁係故意侵權,可依專利法第97條第2項主張懲罰性賠償,最高可達已證明損害額之三倍。
日本乙公司可透過修改授權契約,明定侵權損害賠償之分配機制,或與台灣丙公司共同提起訴訟,以維護其權益。惟實際處理仍應視具體情況調整,並諮詢合格律師進行詳細評估。
本意見書僅供參考,實際個案仍應依具體事實及最新法令為判斷。
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